Namaak schoenen en uitputting van het merkenrecht

Converse tegen Piet Kerkhof

Converse stelt dat winkelketen Piet Kerkhof namaak Converse-schoenen heeft verkocht en daarmee inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Piet Kerkhof stelt echter dat het om echte Converse-schoenen gaat. De rechter overweegt dat als een merkhouder geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van een merk, een derde dit (merk)teken dus niet mag gebruiken. Het maakt dan niet uit of het om echte of namaakproducten gaat. Dit gaat echter niet op als het merkenrecht is ‘uitgeput’.

Piet Kerkhof verkoopt onder andere sportschoenen in een groot aantal winkels in Nederland. Zij heeft een geschil met Converse over de vermeende verkoop van counterfeit (namaak) Converse-schoenen. De rechtbank Breda heeft in deze zaak een tussenvonnis uitgesproken.

Merkinbreuk
Converse ontwerpt en produceert onder andere sportschoenen en heeft in de Benelux de woord- en beeldmerken CONVERSE, ALL STAR en CONVERSE ALL STAR geregistreerd.

Converse stelt dat Piet Kerkhof inbreuk maakt op haar merkrechten door namaak Converse-schoenen te verkopen en vordert dat Piet Kerkhof daarmee stopt. Daarnaast wil Converse dat Piet Kerkhof gegevens van de leveranciers, makers, producenten, distributeurs, vervoerders en afnemers van de counterfeit Converse-schoenen aan Converse afgeeft. Tevens wil Converse schadevergoeding en vernietiging van alle counterfeit schoenen.

Piet Kerkhof stelt kort gezegd dat geen sprake is van counterfeit schoenen. Haar leverancier – het inmiddels failliete Sporttrading – heeft slechts originele Converse-schoenen geleverd. Bovendien zijn die schoenen volgens Piet Kerkhof met toestemming van Converse in de EER (Europese Economische Ruimte) op de markt gebracht. Om deze redenen kan van merkinbreuk geen sprake zijn.

BVIE
Relevant in deze zaak is de werking van artikel 2.20 lid 1 sub a. BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendomsrechten). Dit artikel stelt dat de merkhouder, in dit geval Converse, aan derden kan verbieden gebruik te maken van een teken als (1) dat teken gelijk is aan het merkteken van de merkhouder en (2) dat teken gebruikt wordt voor dezelfde soort producten als de productgroep waar de merkhouder het merk voor heeft ingeschreven (bijvoorbeeld de categorie schoenen). Dit artikel zorgt ervoor dat een merkhouder bijvoorbeeld kan optreden tegen iemand die met een vergelijkbaar merk(teken) de concurrentie met de merkhouder aangaat.

Echt of namaak
Interessant is nu dat de rechtbank – net als Converse – vindt, dat dit wetsartikel niet alleen geldt voor counterfeit schoenen, maar ook voor echte Converse-schoenen. Of te wel, Converse kan op basis van haar merkrecht Piet Kerkhof in principe verbieden om de merken van Converse te gebruiken voor het verkopen van echte Converse-schoenen. Converse heeft daarvoor immers geen toestemming gegeven.

Uitputting van het merkenrecht
Er is hierop echter een belangrijke uitzondering. Piet Kerkhof beroept zich op wetsartikel 2:23 lid 3 BVIE, waarin staat dat de merkhouder bovengenoemd verbod niet kan inroepen als de partij schoenen met toestemming van Converse binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt is gebracht. Dit wordt de uitputting van het merkenrecht genoemd.

Piet Kerkhof stelt dus dat zij alleen partijen Converse-schoenen heeft ingekocht die met toestemming van Converse op de markt zijn gebracht en dat Converse zich dus helemaal niet op haar merkrechten kan beroepen.

Converse stelt dan dat de schoenen die Piet Kerkhof van een Spaanse distributeur heeft gekocht, nooit met toestemming van Converse op de markt zijn gebracht. Converse legt ter bewijs hiervan een omvangrijk rapport over.

Omdat het rapport pas laat in de procedure (bij pleidooi) is overgelegd, heeft Piet Kerkhof niet voldoende tijd gehad om dit rapport inhoudelijk te kunnen bestuderen. De rechtbank stelt daarom Piet Kerkhof hiervoor eerst in de gelegenheid. De zaak zal daarna verder worden behandeld.

Korte juridische samenvatting

  • Op basis van artikel 2:20 lid 1 sub a. BVIE kan een merkhouder optreden tegen derden die met een gelijk (merk)teken dezelfde soort waren of diensten verkopen (bijvoorbeeld schoenen) en de merkhouder daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
  • Het maakt daarvoor in principe niet uit of die derde echte of namaakproducten verkoopt. Het gaat om het gebruik van het gelijke (merk)teken zonder toestemming van de merkhouder.
  • Deze regel gaat echter niet op, als de producten met toestemming van de merkhouder binnen de EER op de markt zijn gebracht. Het merkenrecht is dan uitgeput.

About evertvangelderen

Evert van Gelderen is advocaat & partner bij Banning Advocaten. Hij is specialist in het intellectueel eigendomsrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de bescherming van kleding, schoenen, sierraden en merken, het aanpakken van namaak en het opstellen van contracten (algemene voorwaarden, licenties, in- en verkoopcontracten, agentuurovereenkomsten). Contact opnemen? : E: e.vangelderen@banning.nl.
This entry was posted in Algemeen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply