Dior vs Copad: houders van luxe merken kunnen optreden tegen verkoop door discounters

Dior vervaardigt en verhandelt (onder andere) lingerie. Een van de licentiehouders (distributeurs) van Dior is de Société industrielle lingerie (SIL).

In de overeenkomst tussen Dior en SIL, de licentieovereenkomst, wordt bepaald dat SIL niet mag verkopen aan discounters. SIL heeft in strijd met deze afspraken waren van het merk Dior, korsetten, verkocht aan Copad: een discounter. Dior was van mening dat deze wederverkoop verboden was op grond van de overeenkomst. Zij heeft vervolgens SIL en Copad wegens merkinbreuk gedagvaard. Lees hieronder meer over de zaak Dior vs Copad.

SIL en Copad hebben daartegen aangevoerd dat Dior niet met een beroep op haar merkrecht de verhandeling kan verhinderen of verbieden, omdat de producten al met haar toestemming in de handel zijn. Dior mag, aldus SIL en Copad, geen eisen stellen aan de verhandeling van de producten door SIL.

Juridisch kader

In de Nederlandse jurisprudentie wordt regelmatig het uitgangspunt aangehaald, dat de merkhouder alleen de eerste verhandeling van zijn product mag controleren. Zodra hij voor die eerste verhandeling een waarde heeft gekregen (kortom, hij heeft de waren verkocht), dan zijn ze daarmee met zijn toestemming op de markt gebracht. Lees daarover bijvoorbeeld de vonnissen in de procedures over de verhandeling van Davidoff parfumtesters, waarin de rechter die principes duidelijk uiteenzet hier en hier (beiden bron: boek9).

In het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) is dit uitgangspunt als volgt, in artikel 2.23, lid 3, neergelegd:

3. Het uitsluitend recht (het merkrecht, mc) omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. (vet en ond. mc)

Kortom, als merkhouder kan je je verzetten tegen verdere verhandeling van jouw waren – ook nadat de toestemming is verleend – indien de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

Voorts regelt de volgende bepaling de vraag onder welke omstandigheden de merkhouder in de relatie met de licentiehouder het merkrecht kan inroepen, artikel 2.32, lid 2:

2. Het uitsluitend recht op een merk (het merkrecht, mc) kan door de merkhouder ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren of diensten. (vet en ond. mc)

Let wel: dit artikel geeft een antwoord op de vraag wanneer de merkhouder tegen de licentiehouder kan optreden op grond van merkinbreuk. Dit is een andere vordering, dan de vordering op grond van wanprestatie (het niet-nakomen van de licentieovereenkomst).

De vragen die aan het Europese hof werden voorgelegd, zijn of:

  • (1) een merkhouder zijn merkrechten kan inroepen tegen een licentienemer die – zoals in dit geval – in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst die de verkoop aan een bepaalde groep, zoals discounters, om prestigeredenen verbiedt?
  • (2) de toestemming van de merkhouder voor de verhandeling van zijn waren afwezig kan worden geacht, indien de licentieovereenkomst uitdrukkelijk de verkoop aan discounters om prestigeredenen verbiedt?
  • (3) de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren, omdat de toestand van de waren verslechterd is (omdat zij door een discounter worden verkocht)?

Het oordeel van het Europees Hof van Justitie

Het Hof oordeelt op de eerste vraag:

’37 (…)dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigeredenen de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.’

Het antwoord op de tweede vraag luidt:

‘51 (…) er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel8, lid2, van deze richtlijn bedoelde bepalingen.’

En het antwoord op de derde vraag is:

’59 (…) dat, wanneer desalniettemin moet wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, de merkhouder enkel een dergelijke bepaling kan aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren (…) indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.’

Conclusie

Uit deze uitspraak Dior vs Copad volgt dat een merkhouder op basis van zijn merkrecht kan optreden tegen een licentiehouder die in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst de waren verkoopt aan discounters, wanneer hierdoor het prestigieuze imago van het merk wordt aangetast. Verder kan de merkhouder ook op grond van zijn merk tegen derden (de discounter) optreden, indien de wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Goed nieuws voor de houders van prestigieuze merken. Deze uitspraak geeft ze een stevige stok om zich tegen verdere verhandeling van de merkproducten door discounters te verzetten.

Lees de uitspraak hier en de samenvatting hier.

This entry was posted in Intellectuele Eigendom and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply