Met vlaggen en vleugels wordt gewapperd, maar het gebeurt ook regelmatig met intellectuele eigendomsrechten. Wat is wapperen met intellectuele eigendomsrechten?
Stel, je hebt een merk voor kleding gedeponeerd. Op internet zie je dat kleding van een ander bedrijf onder jouw merknaam wordt aangeboden. Je belt je advocaat en die schrijft een stevige brief aan de webshop, waarin hij sommeert deze flagrante merkinbreuk acuut te staken.
Wanneer je daadwerkelijk rechthebbende bent op dat merk, dan ligt het voor de hand om inbreuk daarop te bestrijden. Maar het komt ook voor, dat bedrijven ongewenste concurrenten aanschrijven, terwijl het dubieus is of ze daartoe wel goede gronden hebben. Bijvoorbeeld omdat het nog niet is gezegd dat hun gedeponeerde merk uiteindelijk stand houdt. Of omdat er helemaal geen inbreuk is. Door middel van zo’n dreigbrief wordt er dan ‘gewapperd’ met onzekere rechten. Sommige wapperaars zijn zich niet bewust waar ze juridisch precies staan. Sommigen weten het eigenlijk wel, maar proberen het toch gewoon. Niet geschoten is altijd mis, zeggen ze dan.
Wapperverbod
Om het wapperen enigszins binnen de perken te houden, is in de rechtspraak de leer van het zogenaamde ‘wapperverbod’ ontwikkeld. Die houdt in grote lijnen het volgende in. Wapperen is in principe toegestaan. Het is pas onrechtmatig, wanneer de wapperaar op de hoogte zou moeten zijn van de serieuze kans dat zijn ingeroepen recht niet geldig is of dat er geen sprake is van inbreuk. Met andere woorden: de wapperaar moet iets kunnen worden verweten. In dat geval kan de rechter aan hem, op verzoek van de aangeschreven partij, een wapperverbod opleggen. Hij moet dan stoppen met wapperen, een rectificatie sturen en de kosten van de benadeelde vergoeden.
GSD vs. GSRD
Recentelijk vroeg G-Star in een kort geding voor de Rechtbank Amsterdam om het Duitse bedrijf Titan een wapperverbod op te leggen. Er was ongeveer een situatie aan de hand zoals hierboven beschreven. Maar dan met een iets complexere achtergrond.
G-Star* is al langer merkhouder van het merk ‘G-Star Raw Denim’, de naam van haar bekende kledinglijn. In augustus 2009 heeft G-Star de afkorting daarvan, ‘GSRD’, als Benelux merk laten registreren. Kort daarna heeft G-Star geprobeerd om die afkorting ook als Europees (Gemeenschaps)merk te laten inschrijven. Hiertegen is Titan in oppositie gekomen. Titan had op dat moment al een Duits en Europees merk, een logo met daarin de letters ‘GSD’. G-Star heeft er destijds kennelijk voor gekozen om ‘GSRD’ (voorlopig) niet voor heel Europa te laten registreren. Geen Gemeenschapsmerk ‘GSRD’ dus, maar meerdere nationale inschrijvingen voor verschillende landen, behalve Duitsland.
Partijen bleven over en weer brieven sturen. Verdere escalatie dreigde, toen Titan in augustus 2011 zelf het teken ‘GSRD’ als Gemeenschapsmerk deponeerde bij wijze van ‘uitbreiding van haar merkenfamilie’. Niet geheel toevallig een uitbreiding met de letter ‘r’. Vervolgens ging Titan met een beroep hierop een webshop – afnemer van G-Star – aanschrijven, die in Duitsland kleding aanbood van G-Star onder het merk ‘GSRD’. Voor G-Star aanleiding om in kort geding een wapperverbod te vorderen.
Depot te kwader trouw
Een belangrijke vraag die de rechter moest beantwoorden, is of Titan kon vermoeden dat haar ‘GSRD’-Gemeenschapsmerk geen stand zou houden. Dat was hier het geval, aldus de rechter.
Anders dan Titan zelf beweert, moet ze zich wel degelijk bewust zijn geweest van de oudere rechten van G-Star. In het bijzonder van het oudere Benelux merk. Dat merk stond bijvoorbeeld al vermeld op het inschrijvingsformulier van G-Star voor het Gemeenschapsmerk ‘GSRD’. Een formulier dat Titan toch wel moet hebben gezien, nu zij daartegen in oppositie is gekomen. Dit oudere Benelux merk van G-Star is belangrijk, omdat het een grond kan vormen om de aanvraag van Titan voor registratie van hetzelfde teken te weigeren.
Verder zag de rechter niet in waarom nu juist de letter ‘r’ een zinvolle uitbreiding van Titans merkenportefeuille zou zijn. Titan kon ter zitting de commerciële noodzaak hiervan ook niet echt toelichten. De rechter kwam tot de conclusie dat Titan het teken ‘GSRD’ te kwader trouw moet hebben gedeponeerd. Door hiermee te wapperen, heeft Titan onrechtmatig gehandeld tegenover G-Star.
Gevolgen van wapperverbod
Er valt nog meer te zeggen over deze uitspraak. Maar wat in ieder geval blijkt, is dat wapperen zeker niet zonder risico’s is. De gevolgen van een wapperverbod kunnen vergaand zijn. Het hoeft niet alleen te betekenen dat je moet ophouden met wapperen, onder dreiging van een fikse dwangsom en een rectificatie moet sturen aan de partij die je hebt aangeschreven. Ook kunnen er aanzienlijke financiële gevolgen zijn. In zaken over intellectuele eigendomsrechten kan een hoge proceskostenveroordeling worden opgelegd. In dit kort geding moest Titan ruim EUR 16.500,- aan proceskosten aan G-Star vergoeden. Onterecht wapperen met intellectuele eigendomsrechten kan dus duur uitpakken.
Lees hier een bericht op IE Forum over deze zaak met een link naar de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, vonnis in kort geding d.d. 15 juni 2012 (G-Star Raw C.V. en Facton Ltd/Titan Fashion TNG GMBH).
* Eigenlijk is Facton Ltd de rechthebbende op de merken waarover dit geschil gaat en is G-Star door haar gerechtigd deze merken te gebruiken. Voor het gemak spreek ik alleen van ‘G-Star’.
