G-star/Makro: over het verkopen van merkkleding door niet officiele dealers (uitputting merkrecht)

G-Star.jpgG-Star vs Makro: merkenrecht en wederverkopers (uitputting merkrecht)

Over de procedures tussen G-star en Makro is al het nodige geschreven. Afgelopen vrijdag, 10 juli 2009, volgde een nieuwe uitspraak in deze kwestie, welke – hoofdzakelijk – gaat over de vraag of de vraag naar de noodzakelijkheidseis: de verplichting van een niet-erkende wederverkoper om in het algemeen tegenover de merkhouder loyaal te handelen en geen ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen van een merk. Bestaat dit criterium of niet? Moet een niet officiële wederverkoper terughoudend zijn of zelfs terughoudender zijn dan de officiële wederverkoper bij het gebruik van het merk van de merkhouder

De kwestie in een notendop

G-star is iedereen wel bekend. Deze onderneming brengt spijkerbroeken op de markt onder het merk “G-Star Original Raw Denim”.

De spijkerbroeken worden in 2002 door Makro aangeboden in haar winkels. De aanprijzing van de broeken gebeurt ook in de folder van Makro.

G-star verzet zich tegen de verkoop van de spijkerbroeken door Makro. G-star hanteert een selectief distributiestelsel: Makro behoort niet tot dat distributiestelsel.

Uitputting merkrecht

In eerste aanleg (de procedure bij de Rechtbank) heeft G-star gesteld dat zij geen toestemming had gegeven voor de verkoop van deze partij broeken. Indien er geen toestemming zou zijn verleend, dan handelt Makro in strijd met het merkrecht van G-star. Immers artikel 9, lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening luidt:

‘Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming heeft gekregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: (..)’

Makro bleek de broeken te hebben gekocht bij Marbami B.V., een distributeur van G-star. Nu G-star aan Marbami toestemming heeft gegeven tot verhandeling van de broeken, zijn deze met haar toestemming op de markt gebracht en kan G-star zich – behoudens bijzondere omstandigheden – niet meer tegen de verhandeling verzetten.

Wederverkoop rechtmatig ingekocht merkartikel: ook recht gebruik merk?

De vraag of degene die een rechtmatig ingekocht merkartikel verkoopt ook daarvoor met gebruikmaking van het daarbij behorende merk zijn waren of diensten mag aanprijzen, is aan de orde geweest in de arresten Dior/Evora (HvJ EG 4 november 1997), BMW/Deenik (HvJ EG 23 februari 1999) en daarop volgende uitspraken van Nederlandse rechters.

Uit de uitspraak G-star/Makro volgt dat de niet officiële wederverkoper mag het (woord- en/of beeld-)merk in zijn reclame te gebruiken, tenzij hij dat doet:

  1. op een wijze die de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name een band die suggereert dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat; of
  2. op een wijze die niet overeenstemt met de in branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren; of
  3. op een manier, dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk de reputatie van het merk ernstig schaadt.

Argument G-star: Gebruik van mijn merk is onnodig

G-star beargumenteert, dat het merkgebruik door Makro alleen dan geoorloofd is, indien dit noodzakelijk zou zijn voor het aanprijzen van haar waren en ook niet verder dan dat. G-star beperkt zich daarbij niet tot het gebruik van het beeldmerk. Makro zou, aldus G-star, meer dan noodzakelijk gebruik hebben gemaakt van de (beeld)merken van G-star.

Noodzakelijkheidscriterium

De vraag die in het arrest van de Hoge Raad nog hoofdzakelijk aan de orde komt is of deze jurisprudentie ruimte zou laten voor een noodzakelijkheidseis: het merkgebruik door de wederverkoper zou noodzakelijk moeten zijn. Is het gebruik niet noodzakelijk of gaat het verder dan strikt noodzakelijk, dan is er sprake van merkinbreuk, aldus G-star.

Deze leer wordt ook in de juridische literatuur naar voren gebracht, zoals de Advocaat-Generaal terecht constateert.

Uit het arrest volgt dat de noodzakelijkheidseis niet bestaat. Voor de toets of inbreuk op het merkrecht wordt gemaakt, moet getoetst worden aan de 3 eisen hierboven genoemd. Er is geen ruimte voor een noodzakelijkheidseis. Daarmee is ook geen ruimte om aan te nemen of om te betogen dat de niet officiële wederverkoper meer terughoudend zou moeten zijn bij het merkgebruik.

Lees het arrest hier en het herstelarrest d.d. 4 september 2009 (wijzigt het arrest onder 3.6.) hier.

This entry was posted in Intellectuele Eigendom and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply